Резолютивная часть постановления объявлена 22 августа 2011 г.

Постановление в полном объеме изготовлено 29 августа 2011 г.

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Драбо Т.Н., судей Прокофьевой Т.В. и Трифоновой Л.А., при участии в судебном заседании от заявителя - учреждения "Торгово-промышленная палата Ростовской области фирма "Донэкспертиза" (ИНН 6163048955, ОГРН 1026103160555) - Высоцкой О.И. (доверенность от 28.06.2011), от заинтересованного лица - Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области (ИНН 6163030500, ОГРН 1026103173172) - Гаврилова В.Д. (доверенность от 04.05.2011), от третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "ДОН-Экспертиза" - Чайникова Р.А. (доверенность от 07.07.2011), рассмотрев кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ДОН-Экспертиза" на постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2011 по делу N А53-25883/2010 (судьи Филимонова С.С., Гуденица Т.Г., Смотрова Н.Н.) установил следующее.

Учреждение "Торгово-промышленная палата Ростовской области фирма "Донэкспертиза" (далее - учреждение) обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области (далее - управление) от 12.10.2010 о прекращении производства по делу N 603.

В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено общество с ограниченной ответственностью "ДОН-Экспертиза" (далее - общество).

Решением суда от 14.03.2011 в удовлетворении требований отказано на том основании, что в фирменном наименовании общества обозначения не тождественны и не сходны до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 21280, выданному учреждению. Услуги, оказываемые учреждением и обществом, неоднородны, различаются по потребительским свойствам и функциональному назначению.

Постановлением апелляционной инстанции от 14.06.2011 решение суда от 14.03.2011 отменено, решение управления от 12.10.2010 по делу N 603 признано незаконным и отменено. Судебный акт мотивирован тем, что общество имеет фирменное наименование, которое тождественно и сходно до степени смешения с наименованием учреждения, включает слово, созвучное слову в товарном знаке учреждения ("ДОНЭКСПЕРТИЗА"), что может ввести в заблуждение потребителей услуг и контрагентов общества и учреждения. Учреждение имеет преимущество в использовании средства индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

В Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа обратилось общество с кассационной жалобой, в которой просит постановление апелляционной инстанции отменить, решение суда оставить в силе. Податель жалобы указывает, что учреждение по своей организационно-правовой форме является некоммерческой организацией, следовательно, фирменное наименование не является средством его индивидуализации и на него не распространяется правовая охрана, установленная параграфом 1 главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации. Обозначения в фирменном наименовании общества и товарном знаке учреждения не тождественны, поскольку не совпадают во всех элементах. Учреждение необоснованно требует защиты исключительного права на товарный знак в отношении вида услуг - 45 класс Международного классификатора товаров и услуг (далее - МКТУ) "консультации по вопросам безопасности", поскольку этот класс отсутствует в выданном ему свидетельстве.

В отзыве на кассационную жалобу учреждение просит оставить постановление апелляционной инстанции без изменения как законное и обоснованное, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

В отзыве на кассационную жалобу управление просит отменить постановление апелляционной инстанции как принятое с нарушением норм права и оставить в силе решение суда первой инстанции.

В судебном заседании представители общества, учреждения и управления поддержали доводы кассационной жалобы и отзывов.

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа, изучив материалы дела, проверив законность постановления апелляционной инстанции, оценив доводы кассационной жалобы и отзывов, выслушав представителей участвующих в деле лиц, считает, что постановление апелляционной инстанции надлежит отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, на основании заявления учреждения 11.06.2010 управление возбудило в отношении общества дело N 603 по признакам нарушения пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон N 135-ФЗ), которым установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, в частности, продажу, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации продукции, работ, услуг.

Управление установило, что учреждение создано в 1994 году и на основании свидетельства N 212850 является правообладателем комбинированного товарного знака, зарегистрированного в отношении товаров (услуг) 35, 36 и 42 классов МКТУ, со словесным элементом "ДОНЭКСПЕРТИЗА", который выполнен заглавными буквами русского алфавита и оригинальными изобразительными элементами.

В период действия свидетельства на товарный знак N 212850 в г. Таганроге зарегистрировано ООО "ДОН-Экспертиза", которое оказывает услуги по экспертизе пожарной безопасности объектов.

Управление указало, что учреждение неправомерно претендует на правовую охрану, предусмотренную частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку является негосударственной некоммерческой организацией. Основным видом деятельности общества является аудиторская деятельность, которая относится к 35 классу МКТУ; в свидетельстве учреждения на товарный знак N 212850 отсутствует услуга "аудит" и 45 класса МКТУ.

Управление сделало вывод о том, что общество не нарушило пункт 4 части 1 статьи 14 Закона N 135-ФЗ и решением от 12.10.2010 прекратило производство по делу N 603.

В соответствии со статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации учреждение обжаловало решение управления в арбитражный суд.

Суд апелляционной инстанции признал незаконным и отменил решение управления без учета части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей признание ненормативного акта недействительным.

Суд апелляционной инстанции удовлетворил заявленные требования, но при этом не учел, что основанием признания ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение данным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов лица, обратившегося в суд с соответствующим требованием, и не выяснил, какие конкретно права и интересы учреждения нарушены решением управления от 12.10.2010 о прекращении производства по делу N 603.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить допущенное нарушение и учесть требования статьи 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 198, частей 2 и 3 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснения, содержащиеся в пункте 6 постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Пунктом 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Суд апелляционной инстанции указал, что полное наименование учреждения - Учреждение "Торгово-промышленная палата Ростовской области фирма "Донэкспертиза", учреждение является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "ДОНЭКСПЕРТИЗА" в отношении товаров (услуг) 35, 36 и 42 классов МКТУ, его основным видом деятельности является проведение независимых экспертиз, в том числе экспертиза пожарной безопасности объектов. 20 ноября 2009 года в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Таганрогу зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью с фирменным наименованием "ДОН-Экспертиза", которое осуществляет виды деятельности, аналогичные видам деятельности учреждения, и имеет фирменное наименование, схожее до степени смешения с фирменным наименованием учреждения.

К установленным по делу обстоятельствам суд апелляционной инстанции применил часть 4 статьи 54, статью 1252, пункты 3 и 4 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 8 и 10bis Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 и сделал вывод о том, что фирменное наименование может быть только одно независимо от сферы деятельности юридического лица.

При этом суд апелляционной инстанции не учел положения статьи 4 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 58.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции необходимо установить, на правовую охрану чего (товарного знака в отношении товаров (услуг) 35, 36, 42 и 45 классов МКТУ или фирменного наименования) претендует учреждение, и с учетом установленных обстоятельств, правильного применения норм права к установленным обстоятельствам, принять судебный акт.

Суд апелляционной инстанции не исследовал доводы участвующих в деле лиц о схожести (отсутствии схожести) между фирменным наименованием ООО "ДОН-Экспертиза" и товарным знаком учреждения согласно свидетельству N 212850.

Данное нарушение необходимо устранить при новом рассмотрении дела, установить все обстоятельства по этому эпизоду, оценить их с учетом приказа Роспатента от 05.03.2003 N 32 "О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания" и результаты оценки отразить в судебном акте.

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции необходимо исследовать вопрос об однородности услуг, оказываемых учреждением и обществом, с учетом того, что учреждение обладает исключительным правом на товарный знак "ДОНЭКСПЕРТИЗА" в отношении услуг 35, 36, 42 и 45 классов МКТУ, а общество (в соответствии с уставом и свидетельством об аккредитации N ПБ-536 МЧС России) осуществляет деятельность в области пожарной безопасности (аудит пожарной безопасности), легализованную Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и регламентированную постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2009 N 304 "Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска".

В соответствии со статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемых судебных актов, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы.

В силу пункта 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении суда первой инстанции или постановлении апелляционной инстанции.

Поскольку постановление апелляционной инстанции принято по неполно исследованным обстоятельствам дела и недостаточно обоснованно, судебный акт подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть указания суда кассационной инстанции, установить все фактические обстоятельства по делу, в совокупности оценить доказательства и доводы лиц, участвующих в деле, исследовать доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, устранить допущенные нарушения и принять судебный акт в соответствии со статьей 271 Кодекса.

Руководствуясь статьями 274, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа

постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2011 по делу N А53-25883/2010 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.